선창산업과 분할된 선창아이티에스는 '선퍼니처' 상표를 부착한 가구 신제품 생산을 1991년 중단했다. 하지만 이후에도 2005년 1월까지 '선퍼니처의 명성 그대로 선우드 가구' 등의 문구를 사용해 광고를 해왔고, 선창아이티에스의 대리점들도 '선퍼니처의 차세대 가구 선우드'라는 문구를 사용하며 홍보했다.
 
전씨가 '썬퍼니처'라는 상표를 등록하자 선창아이티에스는 이 상표가 모방상표라는 주장을 하며 특허심판원에 상표등록이 무효라고 주장했지만 기각되자 소송을 냈다.
 
대법원 특허3부 ㈜선창아이티에스가 전모(52)씨를 상대로 낸 상표등록 무효소송 상고심(2011후3896)에서 원고패소판결한 원심을 깨고 사건을 특허법원으로 돌려보냈다.
 
재판부는 판결문에서 "상표등록을 출원한 자가 출원시를 기준으로 특정인의 상표로 인식된 모방 대상 상표(선등록 상표)와 동일하거나 유사한 상표를 부정한 목적으로 사용하면 상표법상 등록이 허용되지 않는 모방상표이므로, 출원일 당시에 모방 대상 상표가 실제 상표로 사용되고 있지 않거나 권리자가 이를 상표로 계속 사용하려고 하는 의사가 명백하지 않다고 해도 곧바로 이 규정의 적용이 배제된다고 볼 수는 없다"고 밝혔다.
 
재판부는 "모방 대상 상표가 과거의 사용 실적 등으로 인해 여전히 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식돼 있고 상표등록을 출원한 자가 모방 대상 상표의 신용 등에 편승해 부당한 이익을 얻으려 하는 경우에는 출원된 상표가 모방 상표라고 볼 여지가 있다"고 설명했다.
 
재판부는 "모방 대상 상표의 권리자가 상표를 계속 사용하려고 하는 의사가 있는지 여부는 출원된 상표가 모방 상표인지를 판단하는 데 고려하는 여러 요소 중 하나에 불과한데도 등록상표 출원일 당시 특정인이 상표로 사용하거나 사용하려고 하지 않았다는 이유만으로 모방 상표가 아니라고 단정한 원심은 법리를 오해한 위법이 있다"고 지적했다.